Centra handlowe i wynajmujący magazyny będą karani za naruszenie praw do własności intelektualnej

Wiele firm wydzierżawiających pomieszczenia handlowe nie jest świadomych ryzyka poniesienia odpowiedzialności za sprzedaż towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi, której sami bezpośrednio nie prowadzą.

16 marca 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę prawo własności przemysłowej, które wprowadziły wiele istotnych zmian w systemie ochrony tych praw własności intelektualnej, m.in. bezpośrednią podstawę dla odpowiedzialności za tzw. pośrednie naruszenie prawa do znaku towarowego. 

Zgodnie ze zmienionym art. 296 ust. 3 PWP, z roszczeniami przewidzianymi za naruszenie prawa do znaku towarowego, a zatem roszczeniem o zaniechanie naruszeń, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody, można wystąpić również przeciwko osobie z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. 

Omawianą zmianę i rozszerzenie odpowiedzialności na dostawców usług, z których korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy uzasadniano w projekcie koniecznością uwzględnienia w polskim systemie prawnym dyspozycji wynikających z zapadłego jeszcze w 2016 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości ws. C-494/15, a także uzupełnienia implementacji art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. nr 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej „dyrektywa Enforcement”). Zgodnie z nim Państwa członkowskie powinny zapewnić właścicielom praw własności intelektualnej możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej. 

Dotychczasowe orzecznictwo w zasadzie przesądziło o odpowiedzialności pośrednika internetowego przy naruszeniach prawa własności intelektualnej. Przy czym w przywołanym wcześniej wyroku TS podkreślił jednak, iż z treści dyrektywy Enforcement nie wynika, że jej zakres stosowania jest ograniczony do handlu elektronicznego. Wobec tego Trybunał uznał, iż zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej w rozumieniu przywołanego art. 11 - objęty jest również podmiot wydzierżawiający hale targowe innym podmiotom handlującym, spośród których część prowadzi sprzedaż towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi.

- Analogiczną odpowiedzialność będzie zatem ponosić również wynajmujący powierzchnie w centrum handlowym lub powierzchnie magazynową. Jednak zakres podmiotowy omawianej regulacji oraz przesłanki odpowiedzialności pośredników usług nie są jednoznaczne - mówi w rozmowie z MarketNews24 Mikołaj Stępkowski, radca prawny z kancelarii Zięba&Partners. - Nazbyt szeroka wykładnia pozwalałaby na kierowanie nakazów do podmiotów świadczących podstawowe usługi, nawet jeśli ich powiązanie z dokonanym naruszeniem jest bardzo odległe. Niewątpliwie zatem przesłanki te powinny być doprecyzowane w orzecznictwie z uwzględnieniem wskazań TS i celów dyrektywy Enforcement.

Mimo, iż omawiane zmiany weszły w życie już jakiś czas temu, wiele podmiotów, szczególnie na rynku nieruchomości nie jest świadomych ryzyka poniesienia odpowiedzialności w powyższym zakresie. Sporna pozostaje kwestia, jak dalece np. ewentualny wynajmujący powinien posuwać się w działaniach zapobiegających naruszeniom i jakich aktywności można od niego wymagać. W szczególności, czy musi podejmować aktywne działania w tym celu, przykładowo kontrolować stoiska handlowe i weryfikować oryginalność towarów. Oczywiście taki obowiązek wiązałby się dla niego z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów i byłby w praktyce trudny do realizacji.

- W celu zabezpieczenia właściciela przed pociągnięciem do odpowiedzialności sugeruje się wprowadzenie klauzul umownych chroniących przed odpowiedzialnością cywilnoprawną za naruszenie, np. w postaci  klauzul indeminifikacyjnych, stosowanego rozszerzenia karach umownych lub możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu czy dzierżawy bezpośredniemu naruszycielowi - wyjaśnia prawnik z Zięba&Partners..

Należy przy tym wspomnieć, iż znowelizowany art. 296 ust. 3 PWP ogranicza odpowiedzialność dostawców usług do sytuacji w których dochodzi do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. Natomiast nie obejmuje przykładowo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, co nie znajduje uzasadnienia wobec zakresu regulacji dyrektywą Enforcement. Wobec tego można przypuszczać, iż w zakresie praw wyłącznych, nie objętych zmienionym art. 296 ust. 3 PWP, uprawnieni będą w dalszym ciągu zmuszeni odwoływać się do regulacji zawartych w art. 422 i 439 KC, których stosowanie nastręcza jednak dodatkowych problemów.